Договор о передаче ноу-хау шпаргалка

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Договор о передаче ноу-хау может заключаться по инициативе как обладателя ноу-хау, так и его покупателя. Поскольку законом условия, необходимые для договора о передаче ноу-хау, практически не регламентированы, как существенные для этого договора выступают прежде всего условия о предмете договора, порядке и сроке передачи ноу-хау, о вознаграждении за передаваемое ноу-хау, о территории и сроке действия договора.

Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау и передачи его третьим лицам. Напротив, в договоре может быть предусмотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договору третьим лицам только покупатель ноу-хау. В зависимости от вида договора устанавливается и его цена, т. е. форма и размер вознаграждения, уплачиваемого покупателем за ноу-хау. Обычно в связи с этим говорят о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о «сублицензиях» (по аналогии с патентно-лицензионными и авторскими договорами)1. Наиболее популярным является договор о передаче ноу-хау на исключительных условиях.

Предметом договора служит передача не права использования, поскольку такового нет, а самого ноу-хау как совокупности разнородной неохраняемой информации. Конечно, можно допустить применение терминов «лицензия» («лицензионный договор») и к договору о передаче ноу-хау, но только в том смысле, что, передавая само ноу-хау как неохраняемую конфиденциальную информацию, обладатель ноу-хау, прежде всего его разработчик, разрешает получателю ознакомиться с этой информацией. Коль скоро слово «разрешение» обычно трактуется как «лицензия», то в этом смысле можно употребить термин «лицензия» и в договоре о передаче ноу-хау. В остальном же термины «лицензия» и «лицензионный договор» адекватны лишь договору патентной лицензии, по которому лицензиату передается исключительное право, принадлежащее лицензиару.

В преамбуле договора обычно отмечается, что обладатель ноу-хау, имея на него фактическую монополию и являясь его единственным разработчиком, согласен передать ноу-хау покупателю за вознаграждение. Поскольку по договору передается не право, нет нужды говорить об уступке права использования. Передается сама

1 См.: Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М, 1976. С. 81.

информация, и в договоре необходимо дать ее исчерпывающую характеристику.

Ноу-хау передается в форме его описания обладателем. Если содержание ноу-хау велико, можно дать его описание (в том числе на машиночитаемом носителе) в приложении, являющемся неотъемлемой частью договора. Описание должно содержать все сведения, которыми располагает передающая сторона и которые необходимы и достаточны для использования ноу-хау покупателем. Передача ноу-хау служит одновременно разрешением на ознакомление с ним покупателя в целях использования на условиях договора. Передача ноу-хау осуществляется путем вручения его описания по акту, подписываемому сторонами. Обычно это происходит после выплаты покупателем вознаграждения (либо его паушальной части).

Вознаграждение за передачу ноу-хау, подобно лицензионному вознаграждению по патентно-лицензионным договорам, может определяться в форме паушальной суммы, роялти или их сочетания. Паушальное вознаграждение выплачивается обладателю (переводится на его счет) в установленный срок после подписания договора. Оно может по усмотрению покупателя переводиться на счет в банке, указанный обладателем ноу-хау, или на счет, открытый покупателем на имя обладателя в банке, выбранном обладателем. Паушальное вознаграждение обычно считается выплаченным после вручения обладателю под расписку надлежаще оформленного документа о переводе платежа.

Текущие платежи (роялти) определяются в процентах от прибыли (дохода) покупателя, полученной от использования ноу-хау. Их выплата производится в течение установленного срока по окончании очередного финансового года. В целях стимулирования покупателя к своевременному и широкому применению ноу-хау в договоре может быть предусмотрена его обязанность уплаты обладателю минимальных гарантированных платежей по годам действия договора независимо от объема использования ноу-хау. Если покупатель пользуется правом передачи ноу-хау третьим лицам, то обладатель может получить по дополнительному соглашению вознаграждение и за этот вид использования. В случае определения вознаграждения как сочетания паушальной суммы и роялти размер паушального платежа обычно бывает ниже — в сравнении со случаями, когда паушальной суммой исчерпывается вознаграждение за передачу ноу-хау.

Ноу-хау передается для использования на территории, указанной в договоре. Договор действует в течение согласованного сто-

ронами срока, исчисляемого с даты вступления договора в действие. Эта дата, как правило, определяется по дню выплаты покупателем вознаграждения (или его паушальной части).

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18 ноября 2016 г. N 03-07-08/68105 О применении НДС при предоставлении иностранной организацией на основании лицензионного договора права на использование секретов производства (ноу-хау) с последующей передачей исключительных прав на данный объект интеллектуальной собственности

Вопрос: Иностранная компания — нерезидент РФ (резидент США) по договору предоставляет ООО право на использование объекта интеллектуальной собственности (ноу-хау) с последующей передачей исключительных прав на объект интеллектуальной собственности (ноу-хау).

По условиям лицензионного договора первые два года получает лишь право на использование объекта интеллектуальной собственности (ноу-хау). На третий год ООО получает исключительные права на объект интеллектуальной собственности (ноу-хау), при этом платежи по договору разбиты частями на все три года.

Место экономической деятельности нашего предприятия — РФ.

Просим предоставить ответы на следующие вопросы:

1. Имеет ли право наше предприятие применить льготы согласно подп. 26. п. 2 ст. 149 НК РФ, т.е. не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения НДС) передача на территории Российской Федерации исключительных прав на ноу-хау, а также право на использование объекта интеллектуальной собственности (ноу-хау) на основании лицензионного договора?

2. Если льготу по ст. 149 применить нельзя, когда возникает обязанность налогового агента по уплате НДС:

а. с момента заключения лицензионного договора на передачу прав на использование объекта (ноу-хау), т.е. в момент перечисления дохода иностранной компании;

б. с момента заключения договора на отчуждение прав на объект (ноу-хау), т.е. на третий год?

Ответ: В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость при предоставлении иностранной организацией на основании лицензионного договора права на использование секретов производства (ноу-хау) с последующей передачей исключительных прав на данный объект интеллектуальной собственности Департамент налоговой и таможенной политики сообщает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.

При приобретении прав на использование результатов интеллектуальной деятельности у иностранных лиц в целях определения места реализации для применения налога на добавленную стоимость следует руководствоваться статьей 148 Кодекса, согласно которой передача прав на использование результатов интеллектуальной деятельности относится к услугам.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 указанной статьи 148 Кодекса местом реализации услуг по передаче, предоставлению патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав признается территория Российской Федерации, если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим местом реализации услуг по передаче иностранной организацией на основании лицензионного договора российской организации права на использование секретов производства (ноу-хау) с последующей передачей исключительных прав на данный объект интеллектуальной собственности, признается территория Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость реализация исключительных прав, в том числе на секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. В связи с этим российский покупатель при приобретении прав на использование данных результатов интеллектуальной деятельности налог на добавленную стоимость не уплачивает.

Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 7 августа 2007 года N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Обзор документа

В соответствии с НК РФ местом реализации услуг по передаче иностранной организацией на основании лицензионного договора российской организации права на использование секретов производства (ноу-хау) с последующей передачей исключительных прав на данный объект интеллектуальной собственности признается территория Российской Федерации.

НК РФ освобождает от НДС российского покупателя при приобретении прав на использование данных результатов интеллектуальной деятельности.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе!

Гражданское право

Закон пресекает посягательства на имущественные и личные интересы обладателя ноу-хау со стороны третьих лиц при наличии как минимум четырех условий: техническая или иная информация представляет действительную или потенциальную коммерческую ценность; эта информация неизвестна третьим лицам; к ней у третьих лиц нет доступа на законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности (ст.

Любое лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Только лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую информацию, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений.

Ноу-хау нередко передается его обладателем в качестве вклада в уставный фонд акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Одним из наиболее распространенных законных оснований приобретения конфиденциальной информации является договор о передаче ноу-хау, приводящий в действие весь механизм обязательственно-правовой защиты имущественных интересов как обладателя ноу-хау, так и приобретающей стороны.

Заключение и существенные условия договора о передаче ноу-хау. Договор о передаче ноу-хау может заключаться по инициативе как обладателя ноу-хау, так и его приобретателя. К числу существенных относятся, в частности, условия о предмете, цене, сроках и порядке передачи ноу-хау. Поскольку на ноу-хау у его обладателя отсутствует исключительное право, рассматриваемый договор не является лицензионным и его предметом служит передача самого ноу-хау (а не исключительного права на его использование). Вследствие этого в договоре необходимо подробно описать все элементы передаваемой конфиденциальной информации. Обычно это делается в отдельном приложении. Как и в лицензионном договоре, важное значение придается соблюдению конфиденциальности передаваемой информации.

Права и обязанности сторон. Передающая сторона обязана предоставить получающей стороне информацию в наиболее полном объеме, гаран-

тировать ее техническую осуществимость и оказать помощь в ее освоении. Основное право данной стороны — получить установленную плату за ноу-хау. Размер этой платы может строиться по аналогии с лицензионным вознаграждением: паушальная сумма; роялти; сочетание паушального платежа и роялти.

Получающая сторона вправе требовать передачи исчерпывающих сведений о ноу-хау и обязана оплатить их обусловленным способом.

Характер и объем прав и обязанностей сторон зависят от намерений сторон. Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау. Напротив, в договоре может быть предусмотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договорам третьим лицам только получатель ноу-хау. В зависимости от вида договора устанавливается и его цена. Обычно в этой связи говорят о договорах о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о «сублицензиях» (по аналогии с лицензионными договорами)*.

При передаче ноу-хау за границу (отдельно или вместе с выдачей лицензии на изобретение либо другой охраняемый объект) стороны согласовывают также валюту платежа и порядок расчетов, порядок получения экспортного разрешения (если оно необходимо), применимое право, подсудность и порядок разрешения споров.

Ответственность сторон по договору о передаче ноу-хау. Стороны вправе установить в договоре ответственность за нарушение взаимных обязательств: за несвоевременную передачу информации, несоблюдение ее конфиденциальности, неперечисление вознаграждения, неосвоение ноу-хау, приведшее к неполучению прибыли и невыплате роялти. Ответственность выступает в форме уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков в виде как реального ущерба, так и упущенной кредитором выгоды.

Договор о передаче ноу-хау

Другим юридическим способом передачи и приобретения возможности использовать результаты интеллектуальной деятельности является передача ноу-хау. По данному договору пользователю передается незапатентованная информация ноу-хау на условиях, определяемых соглашением. Как правило, данный договор является возмездным.

Договор о передаче ноу-хау не регламентирован российским законодательством, однако в соответствии с принципом свободы договора, предусмотренном ст. 421 Гражданского кодекса, ограничений для его заключения нет. Кроме того, условия о передаче ноу-хау довольно часто содержатся в лицензионных договорах, договорах коммерческой концессии и др.

Предметом договора о передаче ноу-хау служит передача самой конфиденциальной информации, а не исключительных прав на нее.

Поскольку на ноу-хау в его обладателя отсутствует исключительное право, то при передаче ноу-хау по договору такой договор не может трактоваться как лицензионный и его предметом может служит передача самого ноу-хау, а не исключительных прав на его использование. Разумеется, подобный договор не подлежит и регистрации в Патентном ведомстве. Между тем Постановления п. 17 Постановления от 1 июля 1996г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по существу распространяет на ноу-хау тот же режим передачи, что и на лицензионный договор о передаче исключительных патентных прав. Согласно п. 17 названного документа не могут быть вкладам патенты, объекты авторских прав, включая программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности, а также ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором. Главным признаком вклада является возможность его оценки в деньгах. Исходя из дословного понимания положений Постановления, ноу-хау вообще не может выступать в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, поскольку на него нет исключительных прав, а есть лишь фактическая монополия. Кроме того, договоры о передаче ноу-хау не подлежат регистрации.

Договор о передаче ноу-хау имеет много общего с патентно-лицензионными договорами, в частности в предмет договоров входят нематериальные объекты интеллектуальной собственности. Однако можно выделить и целый ряд особенностей.

1. Предметом договора о передаче ноу-хау выступает фактическая информация, а не исключительные права на охраняемый объект.

2. Срок действия лицензионного договора ограничен сроком действия патента или свидетельства. Срок действия договора о передаче ноу-хау не имеет существенного значения и зависит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на информацию.

3. В договоре о передаче ноу — хау в отличии от лицензионных договоров необходимо особо оговорить условие о соблюдении конфиденциальности, т.к. невыполнение данного условия ведет к прекращению самой возможности существования договора. В лицензионном договоре права передаются на объект, информация о котором официальна опубликована, в связи с чем нет необходимости соблюдать ее конфиденциальность.

4. В договоре о передаче ноу-хау целесообразно предусмотреть выплату единовременной суммы, а не периодических платежей в зависимости от получения прибыли /роялти/, поскольку разработчики ноу-хау независимо от своей вины могут потерять «монополию».

5. Особый порядок прекращения договора. Среди оснований прекращения договора о передаче ноу-хау — потеря секретности информации, ее «обнародование», что не имеет никакого значения для лицензионного договора.

Как правильно составить и зарегистрировать лицензионный договор?

Зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак.

Ускоренная регистрация товарного знака в Роспатенте.

Зарегистрировать лицензионный договор на программу ЭВМ.

Перед регистрацией интеллектуальной собственности следует проверить свой товарный знак.

Рассчитать стоимость регистрации торговой марки можно с помощью онлайн-калькулятора.

Регистрация товарного знака является надежным способом защиты вашей интеллектуальной собственности в реалиях современного рынка.

Патент на изобретение — надежный способ защиты прав на интеллектуальную собственность.

Международная регистрация товарного знака — необходимый этап для продвижения продукта на мировом рынке.

Лицензионный договор — это контракт, определяющий условия, на которых обладатель прав на изобретение и/или товарный знак (лицензиар) предоставляет пользователю (лицензиату) возможность применения результатов своего интеллектуального труда в его деятельности. Принимающая сторона, в свою очередь, обязуется вносить плату за предоставляемые ей права и выполнять другие оговоренные действия.

Цели и задачи лицензионного договора

Законодательство не регулирует вопрос заключения лицензионных договоров напрямую, но на них распространяется действие положений ГК РФ: глава 9 «Сделки» раздела III «Общие положения об обязательствах» и «Общие положения о договоре».

Данный документ содержит элементы торгового контракта, но отличается от него нематериальным характером объекта сделки, сохранением права интеллектуальной собственности за лицензиаром и возможностью «двойного» владения. Пользователь может передать право на применение объекта третьей стороне на условиях сублицензии, если подобная возможность оговорена в контракте с правообладателем. Основная задача, которую позволяют решить сделки в сфере лицензирования, — это недопущение нарушений условий, на которых происходит использование результатов интеллектуального труда.

Объекты лицензионного договора
К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:

• литературные, художественные и научные труды;
• сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
• товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
• изобретения;
• промышленные образцы;
• географические названия;
• сорта растений и породы животных;
• микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.

Виды лицензионных договоров

С точки зрения объема прав, предоставляемых принимающей стороне, соглашения делятся на:

• неисключительные, предусматривающие передачу возможности использования интеллектуальной собственности одному или нескольким пользователям с сохранением аналогичных полномочий и у первичного правообладателя;
• исключительные, в соответствии с которыми все права переходят к одному пользователю без сохранения соответствующих прав за передающей стороной.

Особенность лицензионного договора состоит в том, что он предоставляет возможность применения только отдельных «предметов» интеллектуальной собственности. Если же пользователь получает целый комплекс исключительных прав (например, на фирменное название, на технологии производства и ведения бизнеса и др.), то между сторонами заключается договор коммерческой концессии, который также известен под названием «франчайзинг».

Если право, оговоренное в лицензионном договоре, прекращает свое действие, то и само соглашение перестает действовать. По условиям франчайзинга в аналогичной ситуации теряет силу только положение, которое относится к завершившемуся праву, сам же контракт продолжает действовать.

Структура и форма лицензионного договора

Форма контракта может содержать такие разделы:

1. Преамбула. Здесь указываются реквизиты и наименования сторон. Лицензиат обязан четко сформулировать свое намерение приобрести лицензию на оговоренных условиях. Также необходимо указать на правомочность лицензиара совершить данную продажу.
2. Определение понятий. В разделе следует указать вид сделки и различные условия использования лицензии, а также дать точные определения объекту интеллектуальной собственности.
3. Предмет. Оговаривается возможность продажи сублицензий лицензиатом.
4. Усовершенствования. Здесь указывается объем тех улучшений, которые могут быть внесены пользователем в объект сделки.
5. Гарантии и ответственность сторон. Пользователь обязан выплатить стоимость лицензии, а правообладатель — предоставить ему экономические, технические и юридические гарантии.
6. Техническая помощь. Здесь описывается объем помощи в изучении объекта сделки, который может предоставить лицензиар и желает получить лицензиат.
7. Налоги и платежи.
8. Обеспечение конфиденциальности. Этот пункт особенно важен в случае с ноу-хау, разглашение сути которого приводит к его обесцениванию.
9. Защита передаваемых прав. Обязанности по защите лежат на лицензиаре. Но пользователь должен максимально содействовать противоположной стороне.
10. Разрешение возникающих споров.
11. Период действия и условия расторжения сделки.
12. Юридические адреса и подписи сторон.

Условия лицензионного договора

Соглашение признается заключенным, если его стороны пришли к единой позиции по всем вопросам, которые обуславливают природу контракта и признаются существенными с точки зрения действующих законов. Чтобы лицензионный договор был признан действительным, необходимо соблюсти такие условия:

1. Наличие предмета соглашения. Им в данном случае считается право на использование определенных технологий, изобретений, ноу-хау и др. Также следует описать те продукты, которые могут быть изготовлены с применением данной интеллектуальной собственности.
2. Наличие регистрации товарных знаков (в случае, если он является объектом договора). Оно должно подтверждаться копиями соответствующих свидетельств, которые прилагаются к контракту. В самом тексте документа необходимо указать номера этих свидетельств.
3. Объем прав, которые получает принимающая сторона, и вид лицензии. Пределы применения объекта лицензионной собственности пользователем следует четко обозначить. Если предыдущий правообладатель сохраняет за собой право использования интеллектуальной собственности, то указывается, какая часть прав не может быть получена лицензиатом.
4. Гарантия качества. В статье необходимо указать, что качество продукта лицензиата не будет уступать качеству продукта, производимого лицензиаром.
5. Период и география действия. При отсутствии договоренности участников о времени и территории действия лицензии эти параметры определяются в соответствии с географией и периодом действия патента.
6. Размер вознаграждения, перечисляемого лицензиатом другой стороне. К моменту подписания документа между сторонами необходимо достичь консенсуса по данному вопросу. Конкретная сумма определяется участниками сделки либо устанавливается на уровне рыночной стоимости подобных товаров и услуг.

Заключение лицензионного договора: этапы и особенности процедуры

Первым этапом является сбор необходимой документации (например, подготовка копий свидетельств о регистрации товарных знаков). Затем проводится согласование всех спорных вопросов и составляется текст контракта. После этого он подписывается сторонами.

На следующем этапе осуществляется подготовка и предоставление в Роспатент заявления о регистрации соглашения. Заявление составляется в свободной форме, подписывается правообладателем и подается в патентный орган. Вместе с заявлением передаются копии необходимых сопутствующих документов (например, копия свидетельства о регистрации товарного знака), контракт в трех экземплярах и документ, который подтверждает уплату пошлины.

Срок и география действия лицензионного договора

Период действия сделки не должен быть продолжительнее времени действия права на результат интеллектуального труда. Так, период действия товарного знака и полезной модели составляет 10 лет, но по истечении этого срока его можно пролонгировать. Для изобретения данный период достигает 20 лет, для промышленного образца не превышает 15 лет (при необходимости продлевается на 10 лет). Если в тексте не указан конкретный период действия документа, то контракт считается подписанным на 5 лет.

При его подготовке и утверждении необходимо обозначить географию действия. Она не может быть шире той территории, на которой осуществляется правовая охрана соответствующей собственности интеллектуального характера. Соглашение может допускать использование объекта на всей территории страны, в конкретном регионе, городе, на определенной улице города и т.д.

Стоимость процедуры составления и регистрации договора

Цена складывается из нескольких составляющих. Основной и самой сложной из них является размер вознаграждения лицензиару. Сумма этой выплаты определяется прибылью от лицензии и состоит из нескольких видов выплат: роялти (процент), паушальных (фиксированная сумма) и других платежей.

Затраты на оформление включают:

1. Госпошлины. Их размеры за регистрацию составляют, например: 13 500 рублей на товарный знак и по 11 500 рублей за каждое дополнительное свидетельство; 1600 рублей за образец промышленного характера, модель или изобретение, и по 850 рублей за каждый дополнительный патент.
2. Юридические услуги. Их стоимость может варьироваться, но в среднем составляет 10 000–15 000 рублей за каждую из следующих услуг: составление типового или нетипового соглашения, проверка представленных бумаг на соответствие положениям законодательства, подготовка и передача в Роспатент заявления о регистрации контракта, составление дополнительного соглашения. Составление и подача в патентные органы заявления на внесение изменений в действующие документы или регистрация контракта на патент обойдется заказчику примерно в 5000–10 000 рублей. Плата за каждый дополнительный товарный знак или патент варьируется в пределах 500–2500 рублей.

Итак, заключение лицензионного договора позволяет на законных основаниях передать право использования товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности другому лицу, оговорив при этом объем предоставляемых ему возможностей, сумму компенсации, которую он должен выплатить передающей стороне, а также период и место действия данного контракта.

Юридическая поддержка при составлении и регистрации лицензионных и сублицензионных договоров

Составление договора на товарный знак или патент и его подача в патентные органы требует специальной подготовки и соответствующих знаний. Малейшая неточность в документе или отсутствие необходимой информации ведет к отказу в регистрации. Оптимальным решением данной проблемы является обращение к юридическим фирмам, специализирующимся на подготовке подобной документации. Сотрудники таких организаций осуществят все необходимые действия в течение нескольких дней. Они могут выполнить работу под ключ или помочь клиентам на отдельных этапах составления бумаг и их подачи в надзорные органы.

Например, одной из ведущих фирм, специализирующихся на оказании подобных услуг, является PATENTUS, работающая как с отечественными, так и с иностранными клиентами. Специалисты организации обеспечат подготовку типовых и нетиповых соглашений на товарные знаки и патенты и проверят предоставленную документацию на соответствие нормам законодательства.

PATENTUS гарантирует своим клиентам профессиональный подход к делу, оперативность выполнения заказов и прозрачность стоимости услуг.

Договор о передаче ноу-хау шпаргалка

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Вопросы по теме «Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Вопросы и ответы» присылайте на ящик [email protected]

Вопрос 1:
Добрый день!
Подлежит ли регистрации лицензионный договор о передаче ноу-хау между двумя организациями?

Ответ:
Нет, Катя, регистрации в Роспатенте подлежат договоры передаче прав (уступки и лицензионные), объектами которых являются патенты и товарные знаки. Договоры передачи ноу-хау регистрации в Роспатенте не подлежат.

С уважением,
Выгодин Борис Анатольевич,
Патентный поверенный РФ,
www.patent-bureau.ru.

Вопрос 2:
Добрый день.
1. Возможно ли составление заявки на изобретение, где в графе «авторы» прописаны институт и четыре физ. лица , а в графе «патентообладатели» только те же физ. лица?
2. Какие «подводные камни» ждут заявку на изобретение, если нет аналогов и прототипов на это изобретение?
3. Потребуется ли заключение договора между патентообладателями, если они являются физ. лицами?

Ответ:
Уважаемый Владимир Афанасьевич, отвечаю на Ваши вопросы.
1. Вероятно, Вы имели в виду обратную ситуацию, т.е. указание в графе «авторы» четырех физ.лиц, а в графе «патентообладатели» также и юр.лица, поскольку юридическое лицо не может быть автором. Согласно c.1228 ГК РФ «автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.»
Ситуация же с указанием в качестве правообладателей (владельцев патента) юридического лица (лиц) и физических лиц вполне вероятна и допускается законом.(п.2 ст.1229 ГК РФ).

2. По своему 30-летнему опыту работы в этой отрасли могу сказать, что ситуации, когда нет аналогов и прототипов на изобретение, не бывает.
Всегда находятся продукт или способ того же назначения из той же области техники. Все зависит от степени близости известных технических решений к предлагаемому. Поэтому утверждение «это не аналог, т.к. по существу совсем другое» неприемлемо, т.к. хотя бы один элемент (признак), в том числе родовое понятие, будет общим с предлагаемым.
Если Вами, к примеру, изобретено «совершенно новое средство передвижения, построенное на новых принципах», аналогом может быть любое другое средство для передвижения на иных принципах. То же касается и «прототипа», т.е. ближайшего аналога.
Необходимо отметить, что в заявке на патент согласно требованию закона и подзаконных актов (регламентов, утвержденных Роспатентом ) обязательно должен быть указан аналог предложения. Это предусмотрено самой структурой описания патента, т.к. необходимо доказательство достижения технического эффекта и новизны по отношению к такому аналогу (аналогам).
В редчайших же случаях так называемого «пионерского» изобретения, открывающего новые направления техники, формула патента может строиться непосредственно путем указания родового понятия без перечисления известных признаков с последующим перечислением совокупности новых признаков. Впрочем, закон и сложившаяся практика допускают использование такого построения формулы и в других случаях на усмотрение заявителя, т.е. без разделения ее на «ограничительную» и «отличительную» части (по т.н.»германской» системе), то есть простым перечислением совокупности признаков изобретения (по т.н. «американской» системе).

3. Заключение договора между патентообладателями не требуется законом, поэтому заявки на патент принимаются Роспатентом без таких договоров.
Подробный ответ можно прочитать здесь >>>.

С уважением,
Выгодин Борис Анатольевич,
Патентный поверенный РФ,
www.patent-bureau.ru.

Вопрос 3:
Добрый день.
Каким образом можно запатентовать устройство, аналогичное «электронному переводчику» или «цифровой фоторамке»? То есть это устройство, в основе которого используется компьютер (сенсорный планшет), и которое предполагается использовать исключительно в определенной области знаний, для него разрабатывается специальная программа для ЭВМ. Не попадает ли данное устройство под абз. 6 п. 2 ст. 4 Патентного закона РФ?

Ответ:
Уважаемая Наталья, по Вашему краткому описанию трудно сказать, можно ли запатентовать предлагаемое устройство.
Ссылка на указанный Вами абз.6 п.2 ст.4 Патентного закона РФ (с 01.01.2008 эта норма содержится в п.5 ст.1350 вступившего в действие Гражданского кодекса РФ) возможна, когда предложение действительно касается только представления информации.
Все зависит он наличия технического решения в Вашем предложении, что отличает патент от других непатентуемых объектов.
Если устройство содержит техническое решение (новую конструкцию, связь между элементами и т.п.), то патентование возможно.
В заявке на патент необходимо показать такое взаимодействие элементов устройства, которое позволяет достигнуть определенного технического эффекта. Возможно представить устройство в виде блок-схемы, содержащей сенсорный планшет, связанный с компьютером, промежуточные и/или трансформирующие элементы, а также показать и описать связи между ними. Если при этом появятся новые элементы и/или новые связи, можно говорить о техническом эффекте, а значит, наличии технического решения. Для более определенного вывода можете выслать подробную информацию о Вашем предложении.

V Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2013

ПОНЯТИЕ «НОУ-ХАУ» И ДОГОВОРЫ О ЕГО ПЕРЕДАЧЕ

Это определённый набор информационных подходов, включающих формулы, методы, схемы и наборы инструментов, необходимых для успешного ведения дела в какой-либо области или профессии. В некоторых юрисдикциях сюда включены патенты, а также любая другая конфиденциальная информация, способная обеспечить превосходство над конкурентами.

Под ноу-хау подразумевают инновации, имеющие коммерческую ценность в силу неизвестности иным лицам в отношении которой введен режим коммерческой тайны. В высокотехнологичной экономике ноу-хау составляет ключевую часть активов компании. 1

В соответствии с международным законодательством, желая монопольно использовать некоторый способ производства или техническое решение, предприятие может выбрать один из двух методов защиты — патент или коммерческую тайну. Цель у патента и коммерческой тайны — не допустить использования инновации конкурентами и получить выгоду от монопольного использования. Но методы защиты принципиально отличаются: патентование подразумевает раскрытие сведений и дальнейшую (предоплаченную авторами) защиту со стороны закона, в том числе право запрещать иным лицам использовать такое, же решение без согласия держателя патента под угрозой судебного преследования. А ноу-хау подразумевает защиту при помощи тайны. Сведения никому не раскрываются, но в случае разглашения или независимого открытия иным лицом запретить использование такого способа (технического решения) уже невозможно. Права на ноу-хау действуют до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность. Иногда для защиты монопольных прав на технологию используются оба метода: патентом защищают самые общие технологические параметры (так называемый «зонтичный патент»), а остальные тонкости производства хранят в режиме коммерческой тайны.

Часто договор о передаче ноу-хау называют беспатентной лицензией, по которой передаются сведения технического, организационного, экономического и другого характера, по различным причинам не получившие правовой (патентной) охраны на территории действия соглашения. Так как важнейшим свойством ноу-хау является его неизвестность третьим лицам, то обеспечение конфиденциальности соглашения о передаче ноу-хау является необходимым условием договора о передаче ноу-хау. Другим существенным условием договора о передаче ноу-хау, как правило, является запрещение выдачи сублицензий лицензиатом. Содержание использования ноу-хау определяется соглашением сторон.

В современных условиях обычно используется комплексная защита инноваций: авторы получают патент (чаще — пакет патентов), и к ним прилагают пакет ноу-хау, который страхует авторов от несанкционированного применения инновации в странах, где не осуществляется патентная защита, а также от похищения изобретений государством (например, для приоритетных нужд Военно-промышленного комплекса). 2

Секретом производства признается результат интеллектуальной (творческой) деятельности, отвечающий критериям существенности, неизвестности третьим лицам, не общедоступности и идентифицируемости в любой подходящей форме и представляющий ценность для его обладателя.

Секреты производства и права на них можно классифицировать по различным основаниям: в зависимости от характера и состава информации, относимой к ноу-хау, от формы их представления, от цели использования, от субъекта — обладателя прав на них, от источника получения соответствующих сведений, порядка распределения исключительных прав на создаваемый объект, способов и механизмов передачи прав на ноу-хау и других. Классификация секретов производства (ноу-хау) позволяет выявить существенные, устойчивые отношения между различными его элементами.

Общую классификацию субъектов правоотношений по поводу секретов производства (ноу-хау) в обобщенном виде можно представить следующим образом:

I. правообладатели секрета производства (ноу-хау):

1. автор — лицо, творческим трудом которого создан секрет производства:

собственными силами и средствами;

по гражданско-правовому договору подряда, на выполнение НИР и ОКР (подрядчик, исполнитель);

в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (работник).

2. обладатели исключительного права на секрет производства:

а) в силу прямого указания закона:

работодатель (служебный секрет производства);

подрядчик (исполнитель) по договору подряда, договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд;

— подрядчик (исполнитель) по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями;

— лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства;

б) в силу договора:

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;

приобретатель по договору об отчуждении исключительного права;

органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления;

держатели профессиональной тайны.

III. прежние обладатели секрета производства (ноу-хау).

На международном уровне регулирование прав на секреты производства не является единообразным, но именно на уровне международных правовых актов было заложено правило, согласно которому секреты производства (ноу-хау) при отсутствии соответствующего национального регулирования стали включаться в состав объектов интеллектуальной собственности. При этом секреты производства в международном праве рассматриваются в качестве только одной из разновидностей информации, составляющей коммерческую тайну. 3

В большинстве зарубежных стран в настоящее время отсутствует единый нормативный общегосударственный акт, определяющий понятие «коммерческая тайна» и раскрывающий соответствующий механизм правового регулирования. Исключение составляют, пожалуй, только США. Обычно же правовые нормы, касающиеся регулирования коммерческой тайны, содержатся в различных нормативных актах (например, в уголовном кодексе, законах о недобросовестной конкуренции и о свободе доступа к информации и др.).

В некоторых странах (например, Чехии, Югославии) коммерческая тайна отнесена к сведениям, составляющим хозяйственную или деловую тайну. В законодательстве ФРГ под понятие «коммерческая тайна» подпадает любая информация, связанная с деятельностью фирмы, которая, по мнению ее владельца, должна храниться в тайне. Более определенно этот вопрос решен в Финляндии. Тайной там признаются сведения, которые при получении конкурентом могут содействовать его успеху или причинить ущерб фирме.

Сущность понятия коммерческой тайны наиболее четко сформулирована в американском Законе о коммерческой тайне 1979 г.: коммерческой тайной является информация (включая состав, формулу, комбинацию, программу, приспособление, метод, технику или процесс), имеющая экономическую стоимость, поскольку она не является общеизвестной или доступной лицам, могущим использовать ее в коммерческих целях, и являющаяся объектом разумных усилий по защите.

В отдельных странах законодательно определены сведения, которые не могут являться коммерческой тайной. Это научные теории, математические методы и др.

Правовыми формами, опосредующими создание и передачу «ноу-хау», являются, во-первых, договоры на выполнение научно-исследовательских работ и, во-вторых, договоры на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. В совокупности эти договоры образуют один договорный тип, правовой режим которого определяется главой 38 ГК РФ. Примером может служить Типовое положение о порядке заключения хозяйственных договоров и выдаче внутриминистерских заказов на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, утвержденное постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР от 5 августа 1969 года 4 . Различие между указанными договорами состоит в их предмете, то есть в характере действий (работ), которые должен осуществить исполнитель. Ч. 1 ст. 769 ГК РФ предусматривает, что для первого договора предметом служат обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а для второго — разработка образца нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии. Оба договора устанавливают аналогичную обязанность заказчика: в том и в другом случае она состоит в принятии работ и их оплате. При этом и тот и другой договор могут заключаться по поводу как всего цикла работ (имеются в виду исследования, разработка и изготовление образцов), так и отдельных этапов либо элементов (ч. 2 ст. 769 ГК РФ). Потребность в создании особого, отличного от подряда режима для данных договоров вызвана в основном двумя обстоятельствами. Одно из них предполагает, что предмет договора составляет в указанных случаях не результат работ, а работы как таковые. С этим связан основной элемент правового режима данных договоров — отличное от подряда распределение риска. Имеется в виду, что, если иное не установлено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик (ч. 3 ст. 769 ГК РФ). Таким образом, действует принцип, прямо противоположный закрепленному в ч. 1 ст. 705 ГК РФ для подряда (риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком возлагается на подрядчика). Другое обстоятельство заключается в творческом характере работ, составляющих предмет договора. Из этого вытекает необходимость для сторон принимать на себя обязанности и осуществлять их исполнение с учетом действия законов и иных правовых актов об интеллектуальной собственности (исключительных правах) Сборник нормативных актов. 5 Различие между двумя видами договоров, регулируемых главой 38 ГК РФ, определяется неодинаковой степенью творчества, присущей работам, которые образуют предмет одного и другого договора. Это различие потребовало в ряде случаев специального регулирования. Так, в частности, договоры на выполнение научно-исследовательских работ должны, если нет иного указания в самом договоре, исполняться стороной лично (ч. 1 ст. 770 ГК РФ). По этой причине для привлечения третьего лица к исполнению необходимо получить согласие заказчика. Такого согласия для договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ не нужно, если только иное не предусмотрено договором (ч. 2 ст. 770 ГК РФ). Еще большее значение отмеченное различие имеет для выявления последствий невозможности достижения результата работ. Так, в силу ст. 775 ГК РФ если это последствие наступило из-за обстоятельств, не зависящих от исполнителя, то по договору на выполнение научно-исследовательских работ заказчик обязан оплатить стоимость работ, которые были проведены до обнаружения подобной невозможности (но не свыше соответствующей части работ, указанной в договоре). При аналогичной ситуации применительно к договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ на заказчике лежит обязанность оплатить исполнителю лишь понесенные им затраты (ст.776 ГК РФ). Таким образом, степень риска заказчика во втором договоре существенно меньше по сравнению с первым. Остальные нормы данной главы являются общими для всего договорного типа. Особенность договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ нашла отражение и в том, как решается вопрос об ответственности сторон за нарушение договорных обязательств. Так, ч. 1 ст. 777 ГК РФ возлагает на исполнителя ответственность перед заказчиком за нарушение договора при условии, если он не докажет, что такое нарушение произошло н
е по вине исполнителя. В упомянутой норме содержится отсылка к п. 1 ст. 401 ГК РФ. Смысл такой отсылки состоит в том, что лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Ссылка на один лишь ч. 1 ст. 401 ГК РФ дает вместе с тем основание сделать вывод о желании законодателя не распространять на данные отношения действие ч. 3 ст. 401 ГК РФ. Следовательно, применительно к рассматриваемым договорам исключается повышенная ответственность даже в случаях, когда такие договоры связаны с предпринимательской деятельностью (смысл повышенной ответственности состоит в том, что она наступает во всех ситуациях, если должник не докажет, что надлежащее исполнение стало невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств — непреодолимой силы). Ч. 2 ст. 777 ГК РФ предусматривает ограничение и по объему ответственности. Речь идет о том, что, как правило, возмещению подлежат убытки лишь в виде реального ущерба, в то время как упущенная выгода возмещается, только если это установлено договором. Правда, в том же пункте есть указание относительно порядка применения условия договора, содержащего обязанность возмещения убытков, причиненных заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки. Это указание направлено против возможного сужения ответственности. Оно подчеркивает, что пределом ответственности в таком случае будет служить общая стоимость всех работ по договору, а не только той их части, в которой обнаружены недостатки. Едиными для обоих видов договоров являются также нормы, которые устанавливают обязанности исполнителя (ст. 773 ГК РФ). Большая часть из них непосредственно относится к обеспечению надлежащего качества выполненных работ. Так, на исполнителя возлагается обязанность своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки в выполненных работах, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре. Исполнитель, который уклонился от обязанности устранить возникшие по его вине недостатки, несет ответственность в объеме, предусмотренном п. 2 ст. 777 ГК РФ. Норма ст. 773 ГК РФ не исключает того, что по соглашению сторон исполнитель примет на себя обязанность своими силами устранить и все другие недостатки. Однако тогда соглашение, о котором идет речь, должно определить, за чей счет будут произведены конкретные работы. Ряд обязанностей исполнителя связан с обеспечением соблюдения прав на результаты интеллектуального творчества, принадлежащих другим лицам. В частности, исполнитель должен согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также приобретение прав на их использование. Соответствующая норма позволяет сделать вывод, что, если в ходе выполнения работ будут нарушены права третьего лица, охраняемые законом, отрицательные последствия заявленных таким лицом требований должны падать на виновную сторону в договоре (заказчика или исполнителя). Каждая из сторон в указанных договорах обязана обеспечить конфиденциальность сведений, которые касаются предмета договора, хода его исполнения и результатов (ст. 771). Объем данных сведений должен быть определен в содержащемся в договоре перечне. Выразив согласие на включение таких сведений в упомянутый перечень, сторона тем самым принимает на себя обязанность осуществлять их публикацию лишь с согласия контрагента. Поскольку ст. 771 ГК РФ не устанавливает специальных последствий нарушения данного обязательства, а п. 2 ст. 777 ГК РФ ограничивает размер ответственности лишь применительно к обнаружению недостатков в результатах работ, следует признать, что содержащееся в ст. 777 ГК РФ ограничение объема ответственности не распространяется на случаи противоправных действий, указанные в ст. 771 ГК РФ.

В соответствии со ст. 773 ГК РФ исполнитель обязан гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц. Следовательно, если заказчику придется нести ответственность за нарушение таких прав, он сможет в порядке регресса взыскать выплаченную сумму с исполнителя (кроме ситуаций, когда виновным в нарушении будет признан сам заказчик). Обязанности заказчика в рассматриваемом договоре совпадают с теми, которые возлагаются на одноименную сторону в подрядном договоре, — принять результат работ и оплатить его, однако эти общие обязанности дополняются двумя специальными: передавать исполнителю необходимую информацию, а если это предусмотрено договором, то и техническое задание. Возможно возложение на заказчика исполнения и такой обязанности: согласовать с контрагентом программу (технико-экономические параметры) или тематику работ (ст. 774 ГК РФ). 6

Литература

Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ// «Российской газете» от 22 декабря 2006 г. N 289

Зенин И.А. Правовой режим ноу-хау// Основы гражданского права России (конспект лекций для специалистов по праву интеллектуальной собственности). М.,2008-С.214- 215

Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право и другие исключительные права / Сост. и авт. вступительной статьи В. А. Дозорцев. М.: Де-юре.2009-С.67.

Хурматуллин В. Ноу-хау как нематериальный актив предприятия // Финансовая газета.-2009.-N 17, 19.-С.3.

1 Хурматуллин В. Ноу-хау как нематериальный актив предприятия // Финансовая газета.-2009.-N 17, 19.-С.3.

2 Зенин И.А. Правовой режим ноу-хау// Основы гражданского права России (конспект лекций для специалистов по праву интеллектуальной собственности). М.,2008-С.208

3 Зенин И.А. Правовой режим ноу-хау// Основы гражданского права России (конспект лекций для специалистов по праву интеллектуальной собственности). М.,2008-С.214- 215

4 Сборник нормативных актов по гражданскому законодательству. Ч. 2. М.: Юридическая литература.2001.-С.176.

5 Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право и другие исключительные права / Сост. и авт. вступительной статьи В. А. Дозорцев. М.: Де-юре.2009-С.67.

6 Химчук Е.В Понятие договора о передаче ноу-хау//Право и экономика №3 2006.-С.23